和文のクレームで「装置は、A,BおよびCの少なくとも一つを含む」というような表現をときどき見かけると思います。これをどう訳すか、毎回悩んでしまいます。

和文が意図している範囲は、「Aだけの場合」、「Bだけの場合」、「Cだけの場合」及び「A,B,Cのうちの二以上の任意の組み合わせ」だと思います。

ところが、「A,BおよびCの少なくとも一つ」を文字通り”includes at least one of A, B, and C”と英訳すると、米国特許庁や米国の裁判所では、SuperGuide判決に従って、「Aを一つ以上と、Bを一つ以上と、Cを一つ以上」(”includes at least one of A, at least one of B, and at least one of C”)と解釈されてしまいます。

この話を初めて聞いたとき、個人的には「なんて凄まじい解釈なんだ!」と驚きました。早くこの解釈が覆らないかしら…と思っていましたが、2018年にUSPTOのPTAB(特許審判部)が出したJung審決も、この判断を踏襲しているようで、更に驚きました。

Jung審決では、クレーム中の”each scene object including metadata representing at least one of a precedence relation … and a connection relation”と、”the connection relation including at least one of a connection branch and a contents connection list”の解釈が問題になったようです。

これらの表現は、審査段階では審査官によって”a precedence relation OR a connection relation”等のようにdisjunctiveに広く解釈され、クレーム1等は、先行技術により自明であると判断されて、拒絶されました。

これを不服として審判が請求されたのですが、PTABは、審査官の解釈が誤りであり、上記表現は”each scene object including metadata representing at least one of a precedence relation … and [at least one of] a connection relation”、”the connection relation including at least one of a connection branch and [at least one of] a contents connection list”と解釈されると判断しました。そして、このような構成は先行技術から自明ではないから、審査官の結論には誤りがあると判断しました。

しかし、PTABは、”the connection relation including at least one of a connection branch and [at least one of] a contents connection list”という構成が明細書に記載されていないためwritten description要件違反があるとして、本件を改めて拒絶しました。本件の図6には”connection branch”を含む実施形態があり、図7には”contents connection list”を含む実施形態があるものの、”connection branch”と”contents connection list”の両方を同時に備える実施形態が記載されていない、と判断されてしまったのです。

クレームの文言をどのように表現するかだけでなく、明細書中にクレームのサポートがあるかどうかも、きちんと確認しないといけませんね…。

ところで、Jung審決の最後に、選択的表現がいくつか例示されています。

(1) “at least one of A or B”;
(2) “at least one of A or at least one of B”;
(3) “at least one selected from the group of A and B”.

どの表現を使うかは、案件毎によく考えないといけないでしょうね…。